פעולות מסחריות כפרסום קודם –היזהרו מפני "גול עצמי"לפטנט שלכם

Bert and Ernie: Let me tell you a secret (cc-by-sa See-ming Lee on flickr)

לאחרונה ניתן פסק-דין חשוב של בית-המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב בעניין Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. שעסק בשאלת פרשנות הוראת סעיף 102 לחוק הפטנטים האמריקאי אשר נוסחו שונה במסגרת תיקוני החקיקה המקיפים בשנת 2011 שכונו (America-Invents-Act (AIA. סעיף זה מתייחס לדרישת החידוש לעניין כשירות האמצאה לפטנט ומגדיר אלו פרסומים שנעשו לפני התאריך הקובע יילקחו בחשבון לצורך הקביעה האם האמצאה היא חדשה או לא. בין היתר, הסעיף קובע כי גם שימוש פומבי באמצאה או מכירה שנעשו על ידי בעלי האמצאה עצמם לפני למעלה משנה מתאריך הגשת הבקשה או תאריך הבכורה, ייחשבו כפרסומים קודמים שוללי חידוש.

במשך שנים ארוכות לפי הלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון האמריקאי עוד בשנת 1829 שררה עמדה תקיפה כי לעניין זה אין חשיבות אם במסגרת עסקת המכר או המגעים לקראתה נחשפו פרטי האמצאה עצמם או שנותרו בגדר סוד. הטעם שניתן לכך היה שאין מקום להפלות בין סוגי אמצאות ולתת תגמול עודף למי שעלה בידו לדחות את חשיפת פרטי האמצאה עד לשלבים מאוחרים יותר, לאחר שהיא כבר מוסחרה והיתה מצויה בשוק מזה זמן שעשוי אף להיות רב וממושך. בנוסף, התחולה של סייג המכירה כפרסום קודם השולל את החידוש הורחבה גם לכלול הצעה למכירה, וזאת אף אם היא לא הבשילה לכדי עסקה בפועל בסופו של דבר.

המחלוקת שנתגלעה בעניין Helsinn היתה בשאלה המשפטית, האם בעקבות תיקון הסעיף שהוסיף לצד האפשרויות המנויות הקיימות גם פסקת סל כי האמצאה הנתבעת היתה "לחלופין זמינה לציבור בדרך אחרת" (or otherwise available to the public), נהפכה הלכה ותיקה זו כך שכעת נדרש גם כי המכירה או ההצעה למכירה יחשפו את פרטי האמצאה באופן שמאפשר את ניצולה בידי בעל מקצוע מהתחום.

עובדות המקרה בתמצית היו כדלקמן: הלסין תבעה את טבע על הפרת 4 פטנטים שנגעו למינון בטווחים מסוימים – ובהם גם 0.25 מ"ג – של החומר פלונסטרון שנמצא יעיל, חרף הריכוז הנמוך יחסית, לטיפול בתופעות לוואי של טיפולי הקרנות וכימותרפיה, כבחילות והקאות. כמעט שנתיים לפני המועד הקובע התקשרה הלסין עם חברת MGI בהסכמי רישוי והפצה במסגרתם התחייבה הלסין למכור את הפורמולציה הרוקחית של 0.25 מ"ג או של 0.75 מ"ג של החומר בכפוף לאישור מנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA). הסכמים אלה פורסמו ברבים, בהשמטת פרטים מסוימים, מבלי שנחשפו במסגרתם פרטי האמצאה. פרסום זה נבע מדרישה של רשות ניירות ערך האמריקאית מכיוון שמדובר בחברות עם בעלי מניות מקרב הציבור.

אחד מארבעת הפטנטים נפל תחת החוק החדש ועל כן התעוררה שאלת פרשנותו והאם המחוקק התכוון לשנות מן הדין הקודם. על אף התייחסויות במהלך הליכי החקיקה לסוגיה של מכירה "פרטית" או "סודית", שבהתאם להלכה הפסוקה נתפסות אף הן תחת רשתו הרחבה של סייג המכר, בית המשפט הפדרלי לערעורים סירב להתרגש מכך וקבע שהכלל הקודם בדבר העדר דרישה שפרטי האמצאה ייחשפו ברבים במסגרת העסקה, עדיין שריר ותקף. לשיטתו המחוקק לא התכוון לבטל את ההלכה לגמרי אלא לכל היותר אך לצמצם את תחולתה בהקשר של שימוש קודם בתנאי סודיות. אף אם מניחים שהיתה אכן כוונה לסטות מהתקדימים הנוגעים לסייג המכר, הרי שהללו לא נגעו לסוגיה של חשיפת פרטי האמצאה כי אם לעצם פומביות דבר ההתקשרות או המגעים לקראתה. כלומר, גם לאחר התיקון, רק מכר או הצעה תחת מעטה סודיות, לכל היותר, עשויים להיות מוחרגים ולא להיחשב פרסום קודם, אולם בית המשפט כאמור לא נדרש להכריע בעניין זה והותירו בצריך עיון.

לאור זאת, עיקר הדיון בפסק הדין התרכז למעשה בשתי שאלות משנה: ראשית, האם ההסכמים האמורים עולים בגדר "הצעה למכירה", כאשר שאלה זו נבחנת בדומה לשאלות פרשנות חוזים רגילות בהשוואה לכללים מסחריים נהוגים ומקובלים; שנית, האם בעת המכירה או ההצעה למכירה האמצאה היתה כבר בשלה לרישום פטנט (ready for patenting), כאשר שאלה זו נבחנת לפי שני תנאים חלופיים – האמצאה כבר גובשה לכדי יישום מעשי (reduction to practice) או שכבר הוכן תיאור שלה המאפשר לבעל מקצוע לנצלה. להוותה של הלסין, בית המשפט הגיע למסקנה חותכת מתוך ניתוח שלל הראיות שבפניו כי התשובה לשתי השאלות הללו הינה בחיוב. כך, בין היתר, העובדה שהמכר הותנה באישור מנהל התרופות והמזון, לא מנעה את שכלול ההסכם לכדי עסקה מוגמרת מיום חתימתו, משמדובר בתנאי מתלה שגרתי בחוזים מסוג זה. כמו כן, העובדה שננקבו בו שני מינונים חלופיים לא גרעה ממסוימותו, שכן היה ברור בכל אחד מהמקרים מה המוצר שיסופק. לאור כל האמור, בית המשפט קיבל את טענותיה של טבע וארבעת הפטנטים הוכרזו בטלים ומבוטלים.

המקרה הנוכחי של הלסין משמש תמרור אזהרה ותזכורת חוזרת לסכנה שבעודף להיטות למסחור מוקדם ללא נקיטת אמצעי זהירות או הגנה מתאימים. אמנם נכון שלעתים קרובות עשויה לשרור אי ודאות בדבר ההיתכנות הכלכלית של האמצאה ועל כן גם לעצם ההצדקה לרישום פטנט. אולם חשוב להבין ולהיות מודעים לכך שפעולות מסחריות – ואפילו אם נועדו לשם בדיקת היתכנות כזו או לניסוי ופיתוח האמצאה – עלולות להיות בעלות השלכות הרסניות על תוקף הפטנט, כך שאף ההשקעה ברישומו תרד לבסוף עקב כך לטמיון.

בהקשר זה גם מתחדדים ההבדלים בין גישת הדין בארה"ב לבין מדינות אחרות, כגון ישראל. סעיף 4 לחוק הפטנטים הישראלי מגדיר את דרישת החידוש באופן שדיות התיאור (sufficiency of description או enablement) או באופן כוללני יותר דיות החשיפה, היא תנאי הכרחי להיות הפרסום הקודם כזה השולל את קיומה:

4. אמצאה חדשה – מהי?

אמצאה, נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –

(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.

סעיף 1 לחוק מגדיר כיום "ניצול אמצאה" כך:

"ניצול אמצאה" –

(1)  לענין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה – ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

(2)  לענין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

אך למעט אחת מאלה:

(1)  פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי;

(2)  פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת;

(3)  פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א.

כלומר, גם לפי הדין הישראלי, הצעה למכירה עשויה לכאורה להוות פרסום קודם שולל חידוש. נראה אולם שלפחות בנסיבות ששררו במקרה של הלסין, הסכמי הרישוי והרכישה לא היו נתפסים ברשתו של סעיף 4(2) כיוון שפרטי האמצאה לא נחשפו במסגרתם.

הבדל נוסף העולה מפרשת הלסין הוא שבצד העוקץ של סייג המכר הנוקשה, הדין האמריקאי גם מספק מעט דבש בדמות "תקופת חסד" בת שנה במהלכה ניתן עדיין להגיש את הבקשה לפטנט מבלי שהפרסום העצמי יובא בחשבון בבחינת החידוש. אלא שבכך, כאמור, גם בא לידי ביטוי מלוא גודל המחדל של הלסין, שאף חלון ההזדמנויות הזה הוחמץ על ידה כשהמתינה עם הגשת הבקשה כמעט כשנתיים לאחר ההתקשרות בהסכם המכר.

בישראל, שני פסקי דין שניתנו בסוגיה של ניצול האמצאה כפרסום קודם עצמי משמשים אף הם כסיפורים עם מוסר השכל בצידם בדבר המהמורות האורבות במסחור ללא התחייבויות לשמירת סודיות מתאימות כל עוד בקשה לפטנט לא הוגשה. כמו במקרים אחרים של אי נקיטת זהירות מספקת מראש להגנת הסוד, ניסיונות להחזיר את הסוסים לאחר שכבר ברחו מן האורווה עלולים להתגלות כמאמצי שווא חסרי תועלת.

בעניין ת.א. (מחוזי ת"א) 1563/91 קליימן מטאור ביח"ר לרשתות ומוצרי מתכת בע"מ נ' גיל-גד (1982) בע"מ, נמצא שהפטנט של התובעת על רשתות להגנת גידולים חקלאיים ממזיקים נעדר תוקף מחמת חוסר חידוש, שכן נעשה שימוש פומבי באמצאה לפני המועד הקובע במסגרת משק לדוגמה של מנהל המחקר החקלאי. אמנם, בית המשפט עורר אגב אורחא את השאלה, האם שימוש באמצאה במסגרת ניסוי לצורך פיתוח ובדיקה שלה, למשל, עשוי שלא להיחשב כפרסום קודם במובנו של סעיף 4(2) לחוק, אולם בנסיבות אותו מקרה הגיע למסקנה שהשימוש לא היה למטרת ניסוי גרידא כי אם למטרה שיווקית, על מנת שחקלאים המבקרים באתר יוכלו להתרשם מהרשתות ומאופן פעולתן ובהתאם לבצע רכישה, ועל כן סעיף זה חל לגביו.

נראה כי אותן נפשות פועלות לא הפנימו את הלקח עד תום, שכן מספר שנים מאוחר יותר, בעניין ת.א. (מחוזי ת"א) 2624-05 קליימן מטאור בע"מ נ' הדר דרור, נאלצו שוב להתמודד עם טענת חוסר תוקף דומה כלפי פטנט אחר של מטאור שנגע אף הוא לרשתות הגנה מאותו סוג. הטענה שהועלתה על ידם כי היה מדובר על שימוש לצורך ניסוי ואף תחת הסכם סודיות, לא צלחה משהסתבר כי זה נחתם רק שנה לאחר שהניסויים החלו, כאשר בהתקשרות המסחרית המקורית, אשר לא כללה כל הסדרה של הנושא, היו מעורבים גורמים מרובים כך שלא ניתן עוד לומר כי חלה עליה סודיות ולו במשתמע.

סיכומם של דברים, חשוב לזכור כי גם כאשר הטכנולוגיה עוד בוסרית לכאורה וההזדמנות העסקית שמעבר לפינה נדמית מפתה, יש להקפיד על ליווי משפטי נאות שעשוי לא רק לחסוך הרבה כסף וכאב ראש אחר כך, אלא גם להבטיח את עצם קיומם של נכסי קניין רוחני תקפים ובהתאם את היכולת לייצר מהם את מלוא היקף ההכנסות הראויות.