המצאה שלא עובדת: על דרישת היעילות בדין הישראלי

(cc by-nc-sa mliu92)

בין שלל הדרישות לכך שאמצאה תהיה כשירה לפטנט, מצויה דרישה אחת בה לא מרבים לדבר: דרישת היעילות. במסגרת פוסט זה נתייחס לדרישה הזו ונראה כי מדובר בדרישה שסף המעבר שלה נמוך, אך עשוי להכשיל את מי שלא ער לקיומה.

סעיף 3 לחוק הפטנטים מחייב כי בכדי שאמצאה תהיה כשירה לפטנט עליה להיות "מועילה". בניגוד למונחים אחרים המופיעים בסעיף, מונח זה לא זוכה לפירוש או איזכור נוסף בחוק. כיוון שכך, בתי המשפט נאלצו לפתח את המשפט ולהבהיר מהי אמצאה יעילה.

האם מנוע בעל תצרוכת בנזין גבוהה יכול להיות יעיל חרף טבעו הבזבזני? התשובה לשאלה זו, מתסבר – פשוטה, והכל תלוי במטרת האמצאה. אמצאה יעילה, קובעת הפסיקה, היא אמצאה אשר לא רק מבטיחה, אלא גם מקיימת. אמצאה יעילה היא אמצאה שפועלת להשגת המטרה שהובטחה במסגרת בקשת הפטנט. על המבקש מוטל הנטל להציג, במפורש או במשתמע, מטרה אשר האמצאה משיגה. די לה לאמצאה כי תשיג את המטרה המוצהרת בכדי שתחשב יעילה. בעניין של אותו מנוע בזבזני – ככל שהמטרה של המנוע מושגת, האמצאה יעילה חרף חוסר יעילותה האנרגטי.

ומה בדבר צורת ההוכחה? כידוע, הנטל על מבקש הפטנט להראות כי אמצאתו כשירה לפטנט. אם כך – האם הוא חייב להוכיח לרשות הפטנטים כי אמצאתו אכן פועלת? לעניין זה, בית המשפט העליון כבר ציין:

"בשלב הגשת הבקשה חייבת היא לכלול הבטחה בדבר היעילות. בכך מתקיימות בדרך כלל דרישות סעיף 3 לחוק. הוכחתה של הבטחה זו תידרש בשלב ההתנגדות, אם תוגש כזו, או בבקשה לביטול הפטנט בתביעה בגין הפרתו. בהליכי ההתנגדות יהיה נטל השכנוע על מבקש הפטנט, שטרם נרשם; בהליכי ביטול או הפרה של פטנט שנרשם יהיה הנטל על מבקש הביטול או על הנתבע בתביעת הפרה." (ע"א 665/84 סאנופי נ' אוניפארם בע"מ)

כלומר, בשלב בחינת הבקשה על ידי רשות הפטנט יש לכלול הבטחה כי האמצאה משיגה מטרה מסוימת. רשות הפטנטים אינה מערערת על הבטחה זו, והיא מסתפקת בה. ברם, במידה והאמצאה נדונה במסגרת הליך – בין אם בהתנגדות לרישום כפטנט ובין אם במסגרת בקשה לביטול פטנט – יוכל הצד שכנגד לקרוא תיגר על אותה הבטחה ולהראות כי הממציא הבטיח אך לא קיים.

דוגמה מהפסיקה

כך קרה לאחרונה בעניין אחד. בהליך התנגדות לבקשת פטנט מספר 179840, עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' גבאי (פורסם באתר הרשות, 20.11.2012) נדונה אמצאה שמהותה מזרון לתינוק שנועד למניעת תסמונת מוות בעריסה. אלא, שבמסגרת ההתנגדות טענה עמינח כי המזרן אינו משיג את המטרה המוצהרת שלו: מניעת מוות בעריסה. לעניין זה נטען כי גורם הסיכון המרכזי למוות בעריסה הוא השכבת התינוק על בטנו, ואולם ישנם גורמים נוספים כגון עישון במהלך ההיריון או בסביבתו של התינוק ועוד. גורמים אלה, נטען, לא זוכים להתייחסות על ידי האמצאה. עוד נטען כי יעילות האמצאה לא הוכחה בניסוי קליני כלשהו.

טענות אלה נדחו ברובן על ידי סגנית הרשם שקבעה כי יש לבחון את יעילות האמצאה למול ההבטחה הספציפית שהובטחה. בעניין זה, האמצאה אינה מתיימרת להפחית את חשיפת התינוק לעשן או להתייחס לגורמי הסיכון הרבים הקיימים. סגנית הרשם בחנה את הבקשה וקבעה מהי ההבטחה הגלומה בה:

59. בענייננו נטען בבקשת הפטנט כי האמצאה מסייעת בהפחתת תסמונת ה"מוות בעריסה" בכך שהיא מטפלת בגורם סיכון ספציפי אחד – הצטברות של דו-תחמוצת בפחמן בסביבת איברי הנשימה של התינוק. הפתרון המוצע על ידי מבקשי הפטנט הינו לאפשר זרימת אוויר בסביבה זו באופן שבכל עת נמצאים פיו או אפו של התינוק מעל חלל של המזרון. לשם כך גם הציעו מבקשים הפטנט כי גודל החללים יהיה מסוים וצורתם ריבועית באופן שיאפשר כמות חמצן גדולה. ההבטחה הגלומה באמצאה אם כן הינה כי "צורת החורים וגודלם, המרווחים ביניהם (ראה שרטוט מס' 3) בשתי השכבות העליונות (3 ו-4), בשילוב התעלות הרוחביות בשכבה התחתונה (2), מאפשרים מעבר אוויר תמידי לתינוק הישן על בטנו על המזרון. כמו-כן, מתאפשר ניקוז הפליטות של התינוק אל תוך התעלות (ראה שרטוט מס' 5)." (עמ' 3 לבקשת הפטנט).

נדמה, כי ברגיל ההחלטה היתה נעצרת בשלב זה. אלא, שהמומחה מטעמה של עמינח הוסיף והבהיר כי גם לעניין המטרה המוצהרת – האמצאה אינה פותרת אותה. זאת, כיוון שלטענתו החללים והתעלות במזרון, שלכאורה נועדו לסייע בסירקולצית אוויר, אינם בהכרח מספקים תוצאה זו. כיוון שכך, וכיוון שהמבקשים לא הביאו כל ראיות מצדם, נקבע כי המבקשים לא הרימו את הנטל – המוטל על כתפיהם במסגרת הליך ההתנגדות – להראות כי האמצאה היא אכן יעילה:

63. כנגד טענות אלה מפיו של איש מקצוע בתחום הרפואה לא הוצגו ראיות או תוצאות של מחקר או בדיקת מעבדה. כפי שנקבע בעניין סאנופי, הנטל להוכיח את יעילות האמצאה בהליך ההתנגדות מוטל על מבקש הפטנט. בהעדר פירוט ממצאי ניסוי כלשהו בבקשת הפטנט ובהעדר ראיות לניסוי כאמור במסגרת הליך ההתנגדות עליי לקבוע כי מבקשי הפטנט לא הרימו את הנטל. אכן הצעותיהם של מבקשי הפטנט נראות הגיוניות, אך הם אינם בעלי מקצוע בתחום. בהעדר ראשית הוכחה ולו תיאורטית פיסיקלית לא אוכל לקבוע כי האמצאה אכן מקיימת את שהבטיחה, דהיינו זרימת אוויר תמידית לתינוק השוכב על בטנו.

כיוון שכך, נקבע כי האמצאה אינה יעילה ומשכך אינה כשירה לפטנט. ההתנגדות התקבלה ונפסקו לטובת המתנגדת הוצאותיה בסך כ-5,000 ש"ח וכן שכר טירחת עורכי דין בסך של 40,000 ש"ח.

הערות על ההחלטה

ראשית, אני סבור כי הצגה מינימאלית של ראיות היתה יכולה להספיק בכדי להוכיח קיומה של יעילות במקרה זה. נראה כי המבקשים שלא היו מיוצגים מצאו עצמם בנחיתות משמעותית לאור העובדה שלא שכרו עורך דין שמתמחה בפטנטים שיטפל בעניינם.

שנית, לטעמי, די היה בכך שההצעות נראות הגיוניות, כפי שציינה סגנית הרשם, בכדי לעמוד בדרישת היעילות. נראה לי שאין ספק שקיומן של תעלות איוורור מסייע לאיוורור. למעשה, לא מן הנמנע שזו מטרת האמצאה – לספק מזרן שמאפשר סרקולציה של אוויר. אמת, יתכן שיש צורך במאוורר או מכשיר דומה שיגרום לתזוזה של האוויר, אך בכך שהאמצאה זקוקה לסיוע של גורם נוסף – אין, לטעמי, בכדי לשלול את היעילות שבה. לעניין זה לא למותר לציין כי קיומו של מאוורר כבר הוצע במסגרת הידע הקודם ובפרט בפטנט 800 שצוטט כנגד האמצאה (פסקה 43). יתר על כן, אני סבור כי אין צורך להראות ניסוי קליני כלשהו, כפי שדרש המומחה. למעשה, נדמה לי שהמומחה לא סתר את מה שהשכל הישר מורה: קיומם של חורים מסייע לסירקולציה של אוויר. לטעמי, די בתיאור האמצאה בכדי להראות כי היא יעילה למטרה צנועה זו.

לבסוף, אציין כי אני רואה טעם לפגם בכך שהמתנגדת העלתה טענות סותרות באשר למטרת האמצאה. כך, המתנגדת טענה כי האמצאה היתה נראית מובנת מאליה לבעל מקצוע מממוצע. מנגד, ובמקביל, טענה המתנגדת כי האמצאה אינה יעילה כיוון שאינה משיגה את מטרתה. ברם, אם האמצאה ברורה מאליה הרי שבעל מקצוע מיומן היה יודע לחבר את מה שכבר ידוע בכדי לקבל את התוצאה הרצויה. כיוון שכך, לשתי טענות אלה ניחוח של טענות עובדתיות סותרות, שקשה להלום שבעל דין יטען אותן במקביל באותו הליך. מן הצד השני, ניתן תמיד לטעון כי טוהר הפנקס גובר על שיקולים דיוניים. כשלעצמי, טיעון זה לא משכנע אותי במקרה זה, שכן לא נקבע כי בבירור המטרה אינה מושגת, אלא כי נוכח הראיות שהוצגו, המבקשים לא עמדו בנטל. כלומר, גם הקביעה לפיה האמצאה אינה יעילה אינה אלא קביעה שנסמכת על שיקולים דיוניים ונטלי הוכחה.

יתר על כן, סגנית הרשם אף קבעה כי באמצאה יש התקדמות אמצאתית וזו מחמת קיומו של יתרון אחר שיש לה על פני הדברים שצוטטו ובפרט "האפשרות לנייד את המזרון הכולל את כל שלוש השכבות ממיטת תינוק אחת לאחרת. יתרון נוסף הגלום באמצאה, הינו הקשיחות השונה של השכבות במזרון באופן שהתמיכה הניתנת לתינוק השוכב עליו רבה יותר". משכך, עולה השאלה האם לא די באותו יתרון שהאמצאה משיגה בכדי לספק את דרישת היעילות.

((י-ם) ‏179840‏/ עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' ענת ומשה גבאי (נבו, 20.11.2012))